「這個資料我可能要Google一下」、「頭好痛,需要來顆阿斯匹靈」、「你有沒有舒潔可以借我擤鼻涕?」……諸如此類的話語常常出現在我們的生活中,不過,你是否有注意到,其實我們所說的「Google」、「阿斯匹靈〈Aspirin〉」、「舒潔」都是品牌商標名,我們把商標名稱拿來作為商品的替代稱呼。

而這樣的情形可能會招致「商標通用化」的情形發生,嚴重將使商標遭廢止,許多大品牌都面臨此等挑戰,在品牌林立的趨勢下,可能挑戰會愈來愈常見。

 

什麼是商標通用化?

諸如前面所提到的,我們所說的Google、阿斯匹靈、舒潔,其實目的並不在表達品牌商標字面上的意思,我們所指的,事實上是網路搜尋、止痛藥、衛生紙這些東西。

這樣的例子便能明顯感受到商標通用化的意思,一個原先有識別性的商標,並將此使用於某一商品在市場上行銷,或許因為在市場大受歡迎,使消費者改變了對此商標原先的認識,不再以商標看待之,而是將之作為此類商品的通用名稱,如此一來該商標便不再具備識別性,然而「識別性」卻是主管機關決定給予商標權的重要考量因素,商標若不具識別性,便無給予排他權益保障的必要,該商標便會遭廢止,落入公共財領域商標法第63條第1項第4款有明文規定。

台灣也有實例案件─最高行政法院106年度判字第656號
發生什麼事?

有個美容器材製造商將「蠍尾刷」作為商標,向智慧局申請註冊,並依商標法第29條聲明「刷」字不在專用之列,經智慧局核准註冊為第01175440號商標〈點這邊看商標檢索頁面〉,但卻遭他人以該商標已通用化,市面上之美體刷幾乎都已「蠍尾刷」 之主張為由,依商標法第63條第1項第4款向智慧局申請廢止商標,智慧局審查後也以此為由廢止系爭商標,原商標權人不服而提起訴願,最後智慧局訴願決定撤銷原先廢止的處分,幾家歡樂幾家愁,這樣的決定讓原本申請廢止之人不服,因而提起行政訴訟,而原商標權人雖非訴訟原被告,但訟爭標的與其有密切利害關係,法院職權命其參加訴訟,因此本案有三位主角,參加人〈原商標權人〉、上訴人〈申請廢止商標者〉、被上訴人〈智慧局〉,經過了幾次來回上訴、發回,最高行政法院總算做出決定。

 

商標通用化怎麼認定?

本案前審判決〈點我看判決筆記〉中有提及商標通用化的判斷標準,學說上採「主要意義判斷標準〈primary significance test〉」,應該以在一般消費者心目中對商標名稱認識的主要意義為判準,且應由申請廢止者負舉證責任,因商標之廢止係對已授予專用權之事後剝奪,須要求較強之證據證明力,必須能證明絕大多數消費者均將商標詞彙係做為商品之通用名稱使用,始能廢止商標。

 

法院怎麼說?

在最高行政法院106年度判字第656號判決中〈點我看判決筆記〉,根據商標法規範意旨,廢止商標的事實認定時點應以申請廢止時為準,除了保護商標權人之既得權外,隨時間與爭訟演進,會有更多消費者及業者將該通用化作為商品名稱使用,事實基準時後延對商標權人更加不利,反有利於廢止申請人。

根據申請廢止者在訴訟中提出的證據觀察,許多提出之證據都是在申請廢止之時點後,法院無從審酌;另外,許多競爭廠商並非以蠍尾刷作為美體按摩刷之名稱,反而是以魔蠍刷、撥筋刷替代稱之,再根據新北市美容職業工會表示,同行間並非只以蠍尾刷作為該等美體按摩刷之名稱,也有以美體刷等名稱呼之,因此,根據法院綜合判斷,系爭商標尚未達到業者或消費者普遍認知為通用名稱之程度,因此駁回申請廢止者之上訴,蠍尾刷商標權人仍然可以安心行使專屬於他的排他權。

 

筆者想想

品牌知名度就像雙面刃,努力打響了品牌名號後,這樣的結果可能帶你上天堂,享受可觀的營收;不過同樣也可能帶你下地獄,當品牌有名到消費者都將你的品牌名稱作為商品的通用名稱稱呼時,就要小心你的商標將因不具識別性而遭廢止,這是著名商標與一般商標相較之下特別容易碰到的危機。

因此,在產品打響知名度後,仍然要不懈怠於行銷,透過行銷在市場上對消費者進行長期再教育,例如密集的廣告、將商標使用在更多不同的產品上,取得第二意義,維持商標的識別性,才是讓品牌長長久久維持下去的好方法。

 

photo credit:http://www.thebluediamondgallery.com/wooden-tile/t/trademark.html

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