這是一個很難、很難、很難進去的窄門,但在防止公司資料外洩的訴訟中,或許是一個最後的殺手鐧。

根據天下雜誌的獨家報導:獵殺叛將-揭密梁孟松投效三星始末,台積電資深研發處長梁孟松在競業禁止期間經過後到三星工作,既然是競業禁止契約經過後,應該不用再受到競業禁止的限制,但本案法院認為「如容許梁孟松於104年12月31日以前(競業禁止已到期)為三星公司提供服務,則梁孟松將不可避免地使用或洩漏台積電之營業秘密。」這個案子似乎揭示了法院開始願意承認美國法上的不可避免揭露原則。

不可避免揭露原則?

這個原則是甚麼?有甚麼相關的判決?梁孟松案並沒有公開,那若要主張不可避免揭露原則,應該盡何種舉證責任?來看看智慧財產法院103民營訴字第1號和或可看出一些端倪

智慧財產法院103民營訴字第1號(點我看筆記),原告科誠科技公司主要營運醫療器材、半導體材料設備、化學材料等產品與服務。被告於95年4月1日起,任職於原告公司,並陸續升任至協理。被告離職後創立宏憬公司,從事和原告公司相同的服務,但因為知道原告公司底價,所有價格都低於原告公司20%。原告因而引用美國法上「不可避免揭露原則」提起訴訟。

所謂「不可避免揭露原則」,是指離職員工如果接觸到原雇主的營業祕密,轉換工作時仍然維持在同一個專業領域時,將會不可避免地利用先前工作發展地技能與經驗,而洩漏前雇主地營業秘密。並使新雇主藉此獲得不當得利,此時即使沒有有效的競業禁止契約的保護,仍然可以禁止該員工到新公司工作。

在本案中,法院認為原雇主主張適用「不可避免揭露原則」時,應由原雇主負擔較重之舉證責任,而非由離職員工負擔舉證責任。本件原告與被告間因為並無競業禁止之約定,本得自由從事與原告公司相同之業務。原告未舉證被告劉耀昌或宏憬公司有有不法侵害其營業秘密的行為,或有使用或洩漏原告公司營業秘密高度可能性或明確危險而認為不能適用不可避免揭露原則。

要主張不可避免揭露原則應該舉證甚麼? 

梁孟松案起初聲請定暫時狀態假處時,由於台積電一開始未主張相對人於競業禁止期間屆滿後有洩漏聲請人營業秘密之行為的徵兆,且相對人僅任職於三星所贊助的成均館大學,並未違反競業禁止的規範,而認為不能依照營業秘密法及不可避免揭露原則禁止梁孟松任職於三星公司。(智慧財產法院100年民暫字第5號裁定)

從這兩個案子看來,若要主張不可避免揭露原則,必須要舉證幾個要素:包含

1. 要有競業禁止契約存在

2.被告有洩漏營業秘密的行為

3. 被告有洩漏營業秘密的可能性或明確危險(或是實質的危險)。

事實上,法院在審酌「不可避免揭露原則」時,常以「不可避免揭露原則」並未在美國各州被通盤接受作為否決的原因,但有適用的各州的適用和舉證方法或可作為說服法院的理由,有認為應該證明原告對此有惡意、雙方的競爭程度(有沒有直接的競爭關係)、營業秘密在該產業對雙方當事人的重要性,才能考慮禁止勞工(就算沒有簽訂競業禁止契約)到下一個企業工作。

雖然站在保護勞工工作權的角度,法院不會輕易放行,但為了平衡企業營業秘密的價值,在嚴重可能傷害營業秘密的情形下,還是值得一試。

Cover photo credit:Elliott Scott(CC BY-NC-ND 2.0)